Ошибки при регистрации товарного знака

Типичные ошибки при регистрации товарного знака

Установить режим правовой защиты можно только путем регистрации товарного знака в Роспатенте. Для этого подается заявочная документация, которую будут проверять эксперты патентного ведомства. Чтобы получить свидетельство, нужно успешно пройти формальную экспертизу и экспертизу обозначения. В этой статье разберем типичные ошибки при регистрации товарного знака, которые могут привести к отказу.

Ошибки оформления и состава документов

На первоначальном этапе регистрации проводится формальная экспертиза. Ее целью является проверка правильности заполнения бланков и форм, а также комплектность представленных документов. При проведении проверки могут выявляться следующие замечания и недостатки:

• Отсутствие в заявке обязательного документа – заявления, обозначения и его описания, перечня товарных групп по классификатору МКТУ;

• Отсутствие полномочий на регистрацию – торговую марку могут зарегистрировать только коммерческие структуры или предприниматели, состоящие на учете в ИФНС;

• Неточности или технические ошибки в оформлении или содержании документов;

• Ненадлежащее качество представленных документов, не позволяющее их копировать стандартными техническими средствами.

Причины отказа после формальной экспертизы

Отсутствие статуса юридического лица или ИП

Только отсутствие у заявителя статуса юридического лица или предпринимателя автоматически влечет отказ в регистрационных действиях. При выявлении иных недостатков в адрес заявителя будет направлен письменный запрос. Своевременное устранение всех замечаний (исправление ошибок, представление нужного документа) позволит продолжить регистрацию по общим правилам.

Отсутствие подтверждения оплаты пошлин

Отказ может быть вызван и отсутствием документов, подтверждающих оплату обязательных пошлин. Соискателю предстоит перечислять пошлину при регистрации заявки, проведении экспертиз, получении свидетельства. Даже если у экспертов Роспатента нет претензий к содержанию и составу документов, до оплаты пошлин свидетельство не будет выдано.

Ошибки в содержании обозначения

Наиболее серьезные последствия влечет выявление ошибок при проведении экспертизы обозначения. Целями такой экспертизы являются:

• Проведение информационного поиска по реестрам знаков и поданных заявок для выявления совпадений с ранее зарегистрированными обозначениями;

• Проверка признаков и фрагментов торговой марки для подтверждения различительной способности;

• Проверка на предмет ограничений и запретов, препятствующих установлению правовой охраны;

• Выявление иных обстоятельств, препятствующих регистрации и выдаче свидетельства.

Причины отказа после экспертизы обозначения

Регистрация схожего объекта

Если схожий объект был зарегистрирован в реестре, в регистрации будет отказано. Более того, отказ последует при выявлении заявки с более ранней датой, если выявлено сходство или тождество обозначений. Для рассмотрения возражений и претензий относительно приоритета заявок применяется административный порядок, т. е. жалобу нужно подавать в службу Роспатента. Если по итогам рассмотрения жалобы будет вынесен отказ, оспорить его можно в судебном порядке.

Нельзя вводить в заблуждение

Кроме того, регистрируемый знак не должен вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик продукции и ее производителя. 

Мораль и нравственность

Также обозначение не должно противоречить принципам морали и нравственности.

Ограничения по закону

Основанием для отказа будет являться и выявление запретов или ограничений, установленных в законе. В частности, свидетельство не будет выдано на обозначение, если оно состоит из неохраняемых фрагментов – наименований и аббревиатур государственных и муниципальных органов, общепринятых знаков и символов. Не допускается регистрация торговой марки, если ее фрагменты вошли во всеобщее употребление в отношении определенной товарной группы.

Как избежать ошибок при регистрации товарного знака?

Провести проверку товарного знака

Чтобы устранить указанные основания, рекомендуется провести проверку товарного знака посредством предварительного информационного поиска по реестрам еще до подачи заявки. Сделать это можно самостоятельно либо через патентные бюро. При выявлении совпадений или иных потенциальных причин для отказа на стадии оформления заявки можно внести необходимые изменения в обозначение или его описание.

Довериться специалистам

Многие предприниматели считают, что самостоятельно оформив регистрацию, они сэкономят деньги, которые можно использовать в личных целях или вложить в развитие бизнеса. Мы рекомендуем доверить процедуру регистрации специалистам. Но не стоит забывать, что процедура регистрации требует наличия определенных теоретических знаний в соответствующей области гражданского законодательства, а также практических навыков, позволяющих грамотно и эффективно взаимодействовать с Роспатентом. Любая ошибка – это потерянное время, упущенные возможности и напрасно потраченные на уплату пошлины средства.

– Зарегистрировать товарный знак и приобрести исключительные права. Что для этого необходимо?
– Обратиться в любую организацию, которая занимается товарными знаками или самому все сделать. Ничего сложного тут нет, особенно если регистрируемое обозначение уникально.
Так можно сказать, но данное утверждение будет далеко от истины. Давайте выясним как обстоят дела на самом деле: можно ли самому или в любой компании без существенного опыта работы в сфере интеллектуальной собственности быстро и эффективно зарегистрировать товарный знак.

Сразу необходимо отметить, что в данной статье рассматриваем случаи, когда заявляемое обозначение не имеет тождественных либо сходных до степени смешения зарегистрированных товарных знаков или заявок с более ранним приоритетом – это уже тема для отдельного разбора. Цель данной статьи – защитить вас от ненужных трат времени и денег, а также дополнительной переписки с Роспатентом из-за мелких ошибок.

Наше патентно-адвокатское бюро «MyPatent» уже долгие годы на рынке юридических услуг в сфере интеллектуальной собственности, мы успешно прошли со своими клиентами тысячи различных кейсов, в том числе по регистрации товарных знаков, имеем за плечами опыт и знания, которыми готовы с вами поделиться.

Ошибки при оплате пошлин

Переходим к конкретным причинам, по которым Роспатент может запросить у вас дополнительную информацию, попросить устранить недостатки, что всегда будет тратой вашего времени и денег. Как этого избежать? Рассказываем!

Допустим, вы уже подали свое обозначение в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака, все оформили верно, получили форму 940 (Уведомление о приеме и регистрации заявки) и оплатили пошлину.

Однако спустя несколько недель Вы получаете уведомление формальной экспертизы (форму 951), в которой сказано что пошлину вы оплатили и даже сумму оплатили верно, и реквизиты указали правильно. Но…

Есть одна неувязочка: в назначении платежа указал, что пошлина оплачена по п. 2.1. и по п. 2.1 (2 раза одинаковое назначение платежа) приложения к Положению о пошлинах (полностью документ имеет очень длинное название, его смысл в том, что он регулирует размер пошлин за совершение юридически значимых действий по патентам и товарным знакам), или указали оплату по п. 24, вместо п. 2.4, или оплатили только одну пошлину. Кажется, что это глупо и никто не обращает на это внимание, но Роспатент действительно учитывает каждую точку и каждую цифру при оплате пошлин.

Сразу поясним, что при подаче заявки необходимо одновременно оплачивать пошлину и по п. 2.1. – пошлина за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по заявке на товарный знак по результатам формальной экспертизы, и по п. 2.4. — проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Так вот, если пошлина оплачена неверно – Роспатент вам об этом скажет и обязательно укажет, что пошло не так. Например, поскольку указанное в назначении платежа юридическое действие «2.1» не соответствует юридическому действию, предусмотренному подпунктом 2.4 приложения №1 к Положению о пошлинах (тот случай, когда дважды оплачена пошлина по п. 2.1.), после чего предоставит дополнительный срок 2 месяца на устранение недостатков, в течение которого необходимо представить ходатайство от лица, уплатившего пошлину (плательщика), о зачете денежных средств.

Таким образом, на самом первом этапе вы потеряете определенное время, если допустите такую мелкую ошибку. Более того, если не подать в указанные сроки ходатайство о зачете пошлин, вам предоставят дополнительные 6 месяцев, но только пошлина увеличится на 50%, а если и в этот срок не выполнить все требования – вашу заявку признают отозванной и необходимо будет начинать все с самого начала.

Кроме того, подобный запрос Роспатент может направить в ваш адрес и когда пошлина оплачена абсолютно верно, но не тем лицом, т.е. не от имени заявителя по заявке. В таком случае необходимо либо подать ходатайство о зачете пошлин, либо предоставить поручение, согласно которому заявитель по заявке поручает плательщику пошлин оплатить за него пошлины в Роспатент по конкретной заявке, в точно определенном размере.

Ошибки при оформлении заявки

Далее — прохождение формальной экспертизы, общая процедура сводится к проверке корректности заполнения заявки. Именно на этом этапе достаточно часто бывают ошибки, которые могут допустить даже самые опытные специалисты.

Например, существует графа № 591 (цветовое сочетание), в которой нужно указать те цвета, которые используются в вашем обозначении. Вы указали все цвета которые видите – синий, красный, зеленый и т.д. Но, экспертиза с вами не может согласиться в полной мере и направляет запрос, в котором указано, что заявка не удовлетворяет положениям Правил, в связи с чем необходимо в течение трех месяцев со дня направления запроса представить дополнительные материалы, без которых проведение формальной экспертизы невозможно.

Мотивирует Роспатент это тем, что цветовое сочетание, в котором испрашивается регистрация товарного знака, не соответствует приведенному изображению заявляемого обозначения, поскольку помимо приведенных в графе 591 заявки цветов, не указан, например, серый цвет, который присутствует на изображении – тень от основного объекта. Или еще другой цвет, который видно внутри основного обозначения, что очень сложно заметить.

Таким образом, предоставляется срок 3 месяца для устранения недостатков. В указанный срок обязательно необходимо подать заявление об изменении заявленного обозначения, в котором уточнить испрашиваемое цветовое сочетание товарного знака, иначе заявка будет признана отозванной (п. 4 ст. 1497 ГК РФ).

Также на стадии формальной экспертизы эксперты Роспатента очень внимательно проверяют данные об адресе заявителя – графа 731, данные об адресе для переписки – графа 750, который может отличаться от адреса заявителя, и, если вы действительно забыли указать номер квартиры, будьте уверены – вам обязательно направят уточняющий запрос и вновь предоставят дополнительный срок на устранение недостатков. Устранением которых является подача заявления об уточнении данных о заявителе или адреса для переписки.

Требования к регистрируемому обозначению

Кроме того, у Роспатента могут быть замечания и по качеству изображения вашего товарного знака. Возможно, что при подаче изображение сжимается и немного искажается, в связи с чем эксперты укажут вам, что изображение заявленного обозначения имеет нечеткие контуры и выполнено в низком качестве (нарушено требование к представлению заявляемого обозначения).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 27 Требований, файл, содержащий изображение заявленного обозначения, должен отвечать требованиям, позволяющим распечатать его с соблюдением формата 8 х 8 см. или 8 х 10 см.
Тип файла должен быть одним из следующих: TIF, TIFF (для изображений не должен использоваться какой-либо тип сжатия) или DOC.
Объем файла — не более 5 Мб.
Размер изображения — 945×945 точек (не больше).
Разрешение — не менее 300 dpi.
Фон изображения не должен быть прозрачным.

И мы приходим к тому, что в течение 3 месяцев необходимо подать заявление об уточнении заявляемого обозначения, с прикреплением вашего товарного знака в качественном формате. Если представить файл электронного изображения качественного графического исполнения не представляется возможным, Вам предложат представить изображение, оформленное в качестве приложения к заявке на бумажном носителе.

Если в течение 3 месяцев со дня направления запроса не будут представлены дополнительные материалы — заявка будет признана отозванной, время будет потеряно.

Экспертиза заявленного обозначения: возможные ошибки

Основная стадия рассмотрения заявки – экспертиза заявленного обозначения, предусмотрена ст. 1499 ГК РФ. В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и статьи 1483 ГК РФ. Максимальный срок экспертизы по существу составляет двенадцать месяцев со дня принятия заявки к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, если не требуется направление заявителю запроса дополнительных материалов (п. 100 Административного регламента Роспатента).

Учитывая, что стадия экспертизы заявленного обозначения является наиболее продолжительной, никто точно не захочет, чтоб этот срок стал еще больше. А подобная ситуация весьма возможна, если была допущена неочевидная ошибка на этапе подачи заявки.

Существует такая графа № 526 – неохраняемые элементы. В данной графе необходимо указать, какие элементы вашего товарного знака являются неохраняемыми. Например, если ваш товарный знак, помимо иных элементов, содержит общеупотребимые слова как хлеб, сахар, сапоги, ресторан и т.д. Вот все эти слова необходимо указать в графе 526. Если этого не сделать – Роспатент пришлет вам Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения, в котором будет указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «хлеб», «вода», «ресторан» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, и предоставит дополнительный срок 6 месяцев для указания заявителем своих доводов относительно приведенных в уведомлении мотивов, которые будут учтены при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Безусловно, такой ответ можно подать и через день, но Роспатент имеет право принять решение о регистрации в течение 1 месяца со дня получения ответа. А если такой ответ не поступит, то этот срок необходимо исчислять после 6 месяцев. Таким образом, из-за отсутствия в графе 526 одного слова вы можете потерять дополнительно от 1 до 7 месяцев.

Также на стадии экспертизы заявленного обозначения Роспатент проверят правильно ли в заявке вы указали классы МКТУ и правильно ли их соотнесли с заявленными товарами. Даже если вы указали все верно, но какой-то термин не является прямо отраженным в классификаторе, Роспатент может направить вам запрос на уточнение информации.

Приведем пример из практики.

Была подана заявка на регистрацию товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ «корма для животных» и одним из товаров был указан «добавки к кормам для животных, включенные в 31 класс». Экспертизе это не очень понравилось, поскольку такой формулировки в классификаторе нет и дополнительно они посчитали, что заявленная формулировка не может быть идентифицирована как относящаяся к 31 классу МКТУ, может подразумевать товар 05 класса, куда входят добавки для животных.

Пришлось отдельно доказывать экспертизе, что «добавки к кормам для животных, включенные в 31 класс» не относятся к 05 классу МКТУ, приводить примеры и конкретные составы добавок, только после этого экспертиза согласилась с нами и оставила все заявленные позиции без изменений.

Вот так можно вновь потерять ценное время, если такая ситуация произошла – важно в кратчайшие сроки предоставить мотивированный ответ, чтоб процесс регистрации продолжился как можно быстрее.

Почему Роспатент может не выпустить свидетельство?

Пройдя успешно все стадии регистрации, получив решение о регистрации, вам лишь необходимо оплатить пошлину по п. 2.11. приложения к Положению о пошлинах за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства в форму электронного документа. Но и на этом этапе можно вновь допустить ошибку, о которой уже говорилось ранее, после чего Роспатент направит вам соответствующий запрос, и пока вы не устраните недостатки Роспатент не выпустит свидетельство, поскольку пошлина оплачена с ошибкой.

Вот далеко не полный, но основной перечень неочевидных ошибок, с которыми может столкнуться заявитель при регистрации товарного знака.

Учитывая все изложенное – ошибиться можно достаточно просто и потерять на этом уйму времени и денег. Чтобы не допускать таких ошибок или устранять их в момент выявления, максимально эффективно, в кратчайшие сроки получать результат – обращайтесь к профессионалам, которые уже проходили все стадии тысячи раз и возьмут на себя всю процедуру регистрации, пока вы будете заниматься бизнесом.

Товарные знаки и торговые марки:

• Инструкция по созданию торговых марок

  Если вы уже задумались над созданием собственной торговой марки или вас волнует вопрос как использовать торговую марку в своем бизнесе или может быть вас больше занимает вопрос как придумать и как зарегистрировать собственную торговую марку то эта статья для вас.
• Инструкция по регистрации товарных знаков

  Тема данной статьи — Инструкция по регистрации товарного знака. После прочтения предыдущей статьи (Инструкция по созданию торговой марки) у вас должны были появиться идеи как разработать собственную торговую марку и теперь пришла пора стать ее законным правообладателем.

• Ответы на вопросы по товарным знакам

  Самые частые вопросы при регистрации товарных знаков совершенно разные! Без этих ответов регистрация собственного товарного знака (бренда, торговой марки) кажется чем-то ненужным, слишком сложным и непредсказуемо дорогим. Проблема заключается в поиске ответов на эти вопросы. Какие же источники нам приходится использовать?

• Передача прав на товарный знак

  Уступка товарного знака может осуществляться на возмездных и безвозмездных условиях, а основанием для уступки является гражданско-правовой договор. По данному договору собственник товарного знака утрачивает все свои права на него и отказывается от дальнейшего использования знака.

Исключительные права, а значит и монополию на обозначение (марку, логотип, слоган) можно приобрести только после регистрации в качестве товарного знака. Однако, далеко не любое обозначение может стать товарным знаком.

Почему один логотип можно зарегистрировать и, тем самым, защитить права его владельца, а другой нет?

Существует много причин для отказа в регистрации и значительная их часть может быть устранена еще при разработке знака. Речь в данном случае идет об абсолютных основаниях для отказа в регистрации.

Зная эти «отказные основания» дизайнеры и специалисты по неймингу могут создать сильную торговую марку и, благодаря этому, получить дополнительную лояльность и признательность со стороны своих клиентов. Не всегда бывает просто увидеть абсолютные основания, в этом случае может помочь консультация опытного патентного поверенного.

Что такое абсолютные основания?

Абсолютные основания касаются содержания обозначения и его внешнего вида. Наличие абсолютных оснований ставит под сомнение главную задачу товарного знака – выделить, индивидуализировать продукт среди общего многообразия однородных товаров и услуг.

Перечислим, какие обозначения не имеют шансов на регистрацию в качестве товарного знака, по абсолютным основаниям.

Обозначения, не обладающие различительной способностью (п. 1 ст. 1483 ГК РФ)

Обозначения, состоящие исключительно из неохраняемых элементов (п. 1 ст. 1483 ГК РФ)

Обратите внимание: если все перечисленные неохраняемые элементы занимают в обозначении доминирующее положение, то Роспатент в регистрации ОТКАЖЕТ. Регистрация возможна, если данные элементы не занимают в знаке главенствующего (доминирующего) положения (как правило, не более 30 %). В этом случае они могут быть включены в товарный знак без предоставления им самостоятельной правовой охраны, а значит и монополии на них.

В нижеприведенных знаках словесным элементам «ООО», «ЧОП», «Молоко октябрьское», «Лучший отдых», «1 л, настоящий литр», «Только для женщин» самостоятельная правовая охрана также не предоставлена. Но, благодаря тому, что эти элементы не доминируют в знаках, регистрация знака в целом стала возможной.

Маленькие хитрости

Можно ли обойти абсолютные основания для отказа в регистрации? Сложно, но можно.

Вот пример из практики нашей компании. Клиент обратился по вопросу регистрации обозначения «ВСЕСВЕТОДИОДЫ«, в том числе, для товаров, связанных с осветительным оборудованием. Риск отказа по абсолютным основаниям был очень велик, поскольку обозначение указывает на вид продукции. Патентные поверенные нашей компании рекомендовали использовать сочетание букв кириллического и латинского алфавита, что придало обозначению фантазийный характер.

В итоге наш клиент стал счастливым владельцем товарного знака:

Любое ли обозначение (логотип, слоган) стоит регистрировать как товарный знак? Безусловно, нет. Не всегда перед предпринимателями и дизайнерами стоит эта задача.

Однако стоит помнить, что получение монополии на обозначение, уже используемое или разрабатываемое, не только надежно защитит бизнес, но и поможет компании получить дополнительную прибыль (через заключение лицензионного договора, предоставление франшизы).

Вынесен отказ: абсолютная или относительная причина?

Варианты абсолютных и относительных причин для отказа

Как эксперты проверяют обозначения?

ТОП-20 причин отказа в регистрации товарного знака

Как бороться с отказами Роспатента